Объекты и признаки изобретений

В соответствии с п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ объектами изобре­тений могут являться устройство, способ, вещество, штамм микроор­ганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначе­нию. Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, дол­жно подпадать под один из названных объектов. Это, во-первых, по­зволяет отграничивать технические решения от нетехнических и, во-вторых, обеспечивает объективную возможность контроля за ис­пользованием охраняемых законом изобретений. Четкое разграничение объектов изобретений имеет важное правовое значение, посколь­ку вид объекта определяет объем прав патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных дейст­вий и т.п.

К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструк­тивные средства — наличие конструктивных элементов, наличие свя­зи между элементами, их взаимное расположение, форма выполнения элементов или устройства в целом, параметры и другие характеристи­ки элементов, материал, из которого выполнены элементы или устрой­ство в целом, и т.п. К устройствам как объектам изобретений относят­ся всевозможные конструкции и изделия — машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, соо­ружения и т.д. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный конт­роль за их фактическим использованием, что и определяет их относи­тельную распространенность.

К способам как объектам изобретения относятся процессы выпол­нения действий над материальным объектом с помощью материаль­ных же объектов. Способ — это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности или с соблюдением определенных правил. Как объект изобретения способ характеризуется технологиче­скими средствами — наличием определенного действия или совокуп­ности действий, порядком выполнения таких действий (последова­тельно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.), условиями осуществления действий, режимом использования веществ (исходно­го сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов и т.д.

Способы как процессы выполнения действий над материальными объектами обычно подразделяются на: 1) способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и т.д.); 2) способы, направ­ленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регу­лирование и т.д.); 3) способы, в результате которых определяется со­стояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагно­стика и т.д.). Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, вы­данного на такой способ, распространяется и на продукт, изготовлен­ный непосредственно этим способом (п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ). Что касается способов третьей группы, то с принятием Закона патенты стали выдаваться также на способы профилактики, диагно­стики и лечения заболеваний, которые ранее охранялись только автор­скими свидетельствами.

Вещество представляет собой искусственно созданное материаль­ное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элемен­тов. К веществам как объектам изобретений относятся: 1) индивиду­альные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии;

2) композиции (составы, смеси); 3) продукты ядерного превращения.

Индивидуальные химические соединения могут заявляться в каче­стве изобретений тогда, когда установлен их качественный и количе­ственный состав, а также связь между атомами и взаимное их располо­жение в молекуле, выраженное химической структурной формулой. Для индивидуальных соединений с неустановленной структурой, в в частности антибиотиков, а также объектов генной инженерии, необходимо раскрытие их физико-химических и иных характеристик (в том | числе признаки способа их получения), позволяющих их идентифи­цировать.

Для характеристики композиций (сплавы, керамика, смеси любого назначения и т.п.) используются, в частности, такие признаки, как качественный и количественный состав ингредиентов, структура ком­позиции и ингредиентов и т.д. Защита композиций неустановленного состава может быть предоставлена, если определены их физико-хими­ческие, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

Продукты ядерного превращения характеризуются, в частности, качественным (изотоп) и количественным (число протонов и нейтро­нов) составом, а также основными ядерными характеристиками: период полураспада, тип и энергия получения (для радиоактивных изотопов).

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение и ха­рактеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профи­лактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, жи­вотных и т.д. Создание штаммов предполагает отыскание нужной сре­ды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т.д. К штаммам микроорганизмов, культур клеток растений и животных отно­сятся индивидуальные штаммы (штаммы традиционных микроорганиз­мов — бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т.д., штаммы мик­роорганизмов, подпадающих под определение “микроорганизм”, — простейшие микроскопические водоросли, микроскопические лишай­ники, микроскопические беспозвоночные животные и т.д.),и консор­циумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных (сме­шанные штаммы микроорганизмов, ассоциации микроорганизмов, смешанные культуры клеток растений и (или) животных и др.).

Для характеристики индивидуальных штаммов микроорганизмов используются, в частности, такие признаки, как культурно-морфологическая характеристика с указанием температуры выращивания и возраста культуры, физико-биохимическая характеристика, биотех­ническая характеристика и т.д. Индивидуальные штаммы культур рас­тений и животных характеризуются родословной культур, стандартны­ми условиями выращивания, данными о видовой принадлежности и т.д. Консорциумы микроорганизмов дополнительно к перечисленным для индивидуального штамма признакам характеризуются происхождени­ем, факторами и условиями адаптации и селекции, числом и домини­рующими компонентами и т.д.

Применение известных ранее устройств, способов, веществ, штам­мов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применяться данное устройство, способ, вещест­во или штамм. Ранее известное средство оказывается способным удов­летворять совсем иную потребность, в связи с чем оно приобретает функцию, существенно отличающуюся от той, которую уже имеет . Изобретение на применение не характеризуется ни конструктивными, ни технологическими, ни качественными (рецептурными) средства­ми. Его суть заключается в установлении новых свойств уже извест­ных объектов и определении новых областей их использования. Для характеристики изобретений на применение используются краткая характеристика применяемого объекта, достаточная для его иденти­фикации, и указание нового назначения известного объекта. К приме­нению по новому назначению приравнивается первое применение из­вестных веществ (природных и искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности.

3. Объекты, не признаваемые изобретениями

Наряду с объектами изобретений в Патентном законе РФ содер­жится перечень творческих результатов, которые не признаются па­тентоспособными изобретениями (п. 3 ст. 4). К ним относятся:

— научные теории и математические методы;

— методы организации и управления хозяйством;

— условные обозначения, расписания, правила;

— методы выполнения хозяйственных операций;

— алгоритмы и программы для вычислительных машин;

— проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

—решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направ­ленные на удовлетворение эстетических потребностей;

— топологии интегральных микросхем;

— сорта растений и породы животных;

— решения, противоречащие общественным интересам, принци­пам гуманности и морали.

Это не означает, что указанные объекты вообще исключаются из сферы правовой охраны. Напротив, большинство из них при соответ­ствии их установленным в законе критериям охраняется правом, одна­ко не в качестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности. Так, проекты планировки сооружений, зданий, терри­торий охраняются в качестве произведений архитектуры; предложе­ния, определяющие внешний вид изделий, могут быть признаны промышленными образцами; новые сорта растений и породы животных охраняются законодательством о селекционных достижениях; в качестве самостоятельных объектов охраны выступают топологии интегральных микросхем и т.д. Законодатель лишь подчеркивает, что на-| званные объекты не признаются изобретениями. Основной причиной ^;- этого для большинства из них служит то, что они не являются техни­ческими решениями задачи, т.е. не подпадают под понятие устройства, способа, вещества или штамма. Если же конкретное решение, будь то решение задачи познания, решение внешнего вида изделия или проект сооружения, обеспечивает тот или иной технический результат, оно может быть признано изобретением. Примером может служить откры­тие В.А. Фабрикантом, М.М. Вудынским и Ф.А. Бугаевым явления усиления электромагнитных волн (диплом № 12), которое было одно­временно зарегистрировано в качестве изобретения “Способ усиления электромагнитных волн”, причем формула изобретения почти дослов­но повторяла формулу открытия тех же авторов.

Особо следует остановиться на решениях, которым не предостав­ляется правовая охрана ввиду их противоречия общественным инте­ресам, принципам гуманности и морали. В отличие от других объектов, не признаваемых изобретениями, указанные решения соответствуют всем критериям патентоспособности, но не охраняются в силу прямо­го указания закона. Как верно отмечается в литературе, при отнесе­нии решений к противоречащим общественным интересам сами эти “общественные интересы” должны быть отражены в тех или иных правилах, установленных от имени общества уполномоченными на то компетентными органами (например, запрет использования тех или иных веществ, у которых выявлены канцерогенные свойства). В про­тивном случае ссылка на общественные интересы могла бы служить основанием для отказа в патентовании большинства заявляемых ре­шений. Напротив, отрицание патентоспособности по причине проти­воречия принципам гуманности и морали основывается на нравствен­ных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения (например, по этой причине не патентуются приспособления для азар­тных игр, орудия самоубийства и т.п.).

В отличие от раннего действовавшего законодательства из перечня неохраняемых решений исключены явно бесполезные изобретения. Что касается изобретений, признаваемых в установленном порядке секретными, то они пользуются правовой охраной. Однако условия предоставления этой охраны, ее объем и порядок обращения с секрет­ными изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 3 Патентного закона РФ будут определены специальным законодательством.

4. Новизна

А. Понятие уровня техники. Новизна изобретения как первое и непременное условие его патентоспособности всегда была характер­ным признаком изобретений и в России, и за рубежом. Так, в соответ­ствии с п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализа­торских предложениях 1973 г. решение признавалось новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление. В советской юридической литературе давно и справедливо обращалось внимание на то, что такое определе­ние новизны являлось недостаточно четким и порождало бесконечные споры в отношении правомерности противопоставления заявке нео­публикованных материалов, носящих служебный характер (отчеты о научно-исследовательских работах, конструкторская и проектная до­кументация и т.д.), а также сведений об открытом применении изобре­тений .

В Патентном законе РФ новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники. Далее раскрывается само понятие “уровень техники”: сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Данная формулировка позволяет акцентировать внима­ние на четырех моментах. Во-первых, при исследовании новизны заяв­ленного решения используются лишь общедоступные сведения. Под ними понимаются сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само либо о содержании которого могло быть ему законным образом сообщено. Всякого рода служебная, закрытая, секретная и т.п. информация во внимание не принимается. Это, пожалуй, главное изменение в понимании новизны, которое произошло с принятием Закона. Во-вторых, в уровень техни­ки включаются любые сведения, раскрывающие сущность изобретения, независимо от того, в какой форме (устной, письменной, официаль­ной, неофициальной и т.д.) они стали доступными публике. В-третьих, речь идет о сведениях, ставших общедоступными не только в России, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер. В-четвертых, при опреде­лении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Сведения, раскры­вающие сущность изобретения, которые появились после этой даты, во внимание не принимаются.

При определении уровня техники используются удовлетворяю­щие условию общедоступности сведения, представленные, в частно­сти, в следующих источниках информации:

— опубликованные описания к охранным документам, опублико­ванные заявки на изобретения — с указанной на них даты опублико­вания;

— российские издания — с даты подписания в печать;

— иные издания — с даты выпуска в свет, а при отсутствии возмож­ности ее установления — с последнего дня месяца или с 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определено соответственно лишь месяцами и (или) годами;

— депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и дру­гих материалов — с даты депонирования;

— отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные за­писки к опытно-конструкторским работам и другая конструкторская, технологическая и проектная документация, находящаяся в органах | научно-технической информации, — с даты поступления в эти органы;

— нормативно-техническая документация (ГОСТ, ТУ и т.д.) — с даты регистрации ее в уполномоченных на то органах;

— материалы диссертаций и авторефераты диссертаций, изданные на правах рукописи, — с даты поступления в библиотеку;

— принятые на конкурс работы — с даты выкладки их для ознаком­ления, подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса;

— визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, проспекты, чертежи, схемы, фотоснимки, модели, изделия и т.п.) — с даты, когда стало возможным их обозрение при наличии подтвержде­ния официальными документами;

— экспонаты, помещенные на выставке, — с даты начала их показа, подтвержденной официальным документом;

— устные доклады, лекции, выступления — с даты, когда был сде­лан доклад, прочитана лекция, состоялось выступление, если они за­фиксированы аппаратами звукозаписи или стенографически в поряд­ке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

— сообщения посредством радио, телевидения, кино и т.п. — с даты такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носи­теле информации в установленном порядке, действовавшем на указан­ную дату;

— сведения о техническом средстве, ставшие известными в резуль­тате его использования в производственном процессе, в изготовляе­мой или эксплуатируемой продукции, в том числе в опытном образце, переданном в эксплуатацию, либо иного введения в хозяйственный оборот, — с документально подтвержденной даты, с которой эти сведе­ния стали общедоступными.

Как видим, при проведении патентной экспертизы заявке могут быть противопоставлены либо такие сведения об изобретении, кото­рые почерпнуты из открыто опубликованных источников, либо сведе­ния об открытом применении изобретения. Из этого правила есть, однако, исключение, прямо указанное в Законе. При исследовании новизны изобретения в сведения об уровне техники входят также ра­нее поданные неопубликованные заявки на изобретения и полезные модели других авторов, а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели (с даты их приоритета). Совершенно очевидно, что эти заявки не могут относиться к общедоступным сведениям. Однако едва ли нужно доказывать необходимость их учета при исследовании новизны изобретения. Патентное право не допускает выдачи двух патентов на тождественные изобретения, патент выдается лишь по заявке, обладающей приоритетом. Поэтому Закон подчеркивает, что сведения о ранее поданных заявках и запатентованных объектах учи­тываются, но исключительно при определении новизны изобретения. При оценке изобретательского уровня они во внимание не прини­маются.

Б. Приоритет изобретения и правила его определения. Новизна изобретения устанавливается по отношению к уровню техники, кото­рый определяется на дату приоритета изобретения. По общему пра­вилу, приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка (п. 1 ст. 19 Патентного закона РФ). Как видим, для закрепления при­оритета заявитель может подать в Патентное ведомство заявку, в кото­рой отсутствует ряд требуемых по закону документов. Это новое положение в российском патентном законодательстве, призванное упростить и ускорить процедуру закрепления приоритета.

Наряду с общим правилом определения приоритета Патентный закон РФ содержит ряд специальных льготных правил, которые могут применяться при установлении приоритета в случаях, указанных в Законе. Прежде всего, речь идет о так называемом конвенционном при­оритете, которым могут воспользоваться заявители из стран—участ­ниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с п. 2 ст. 19 Патентного закона РФ приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в стране—участнице Парижской конвенции, если заявка на изобретение поступила в Па­тентное ведомство РФ в течение 12 месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам (стихийное бедствие, во­енные действия, гражданские беспорядки и т.п.) заявка с испрашива-нием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. На заявителе лежит обязанность представить доказательства, подтвержда­ющие невозможность подачи им заявки в установленный срок.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать это при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство и прило­жить копию первой заявки, заверенной надлежащим образом приняв­шим ее учреждением, или представить ее не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При исчислении 12-месячного срока день подачи первой заявки в срок не включается. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окон­чания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет чис­ла, соответствующего дате подачи первой заявки, то срок истекает в последний день этого месяца.

Если правила о конвенционном приоритете имелись в российском законодательстве и раньше, то льготный порядок определения при­оритета по внутренним заявкам установлен впервые. При этом можно выделить следующие особые случаи установления приоритета. Во-первых, он может определять по дате поступления в Патентное ве­домство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей это изобретение, если заявка, по которой испрашивается такой приори­тет, поступила не позднее 12 месяцев с даты поступления более ранней заявки на изобретение или не позднее 6 месяцев с даты поступления более ранней заявки на полезную модель (п. 4 ст. 19 Патентного закона РФ). В этом случае более ранняя заявка считается отозванной.

Причины, по которым заявитель, по сути дела, заменяет свою пер­воначальную заявку на новую, могут быть самыми различными. Так, основанием может служить необходимость уточнения или исправле­ния тех или иных признаков технического решения, если при этом не изменяется его сущность; необходимость корректирования формулы изобретения, если предоставленный для этого срок упущен; целесооб­разность устранения из описания излишней информации, составляю­щей технический секрет заявителя, и т.п. Важно лишь, чтобы более ранняя заявка на это изобретение полностью раскрывала его сущ­ность, а последующая заявка была подана не позднее 12 (6) месяцев с Даты подачи первой заявки.

В таком же порядке может быть установлен приоритет на основа­нии нескольких ранее поданных заявок. Если, например, по мнению заявителя, эти заявки могут быть объединены в одну, ему предостав­ляется возможность подать новую заявку, приоритет которой будет определяться по дате подачи последней из ранее поданных заявок, которые объединяются в одну. При этом, однако, необходимо, чтобы в каждой из объединяемых заявок было раскрыто изобретение, на кото­рое испрашивается более ранний приоритет. В Законе специально под­черкивается, что приоритет не может устанавливаться по дате поступле­ния заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

Во-вторых, приоритет может быть установлен по дате поступле­ния дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки (п. 3 ст. 19 Патентного закона РФ). Как известно, в соответствии со ст. 20 Патентного закона РФ заяви­тель имеет право в течение двух месяцев, а при условии уплаты по­шлины — и за пределами этого срока, но не позднее вынесения реше­ния по результатам экспертизы заявки по существу внести в ее материалы исправления и уточнения, в том числе дополнить ее новы­ми материалами без изменения сущности заявленного изобретения. Если эти дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, т.е. содержат подлежащие включению в формулу изобре­тения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах, то они во внимание не принимаются. Заявителю, однако, предоставляет­ся возможность оформить такие дополнительные материалы в качест­ве самостоятельной заявки. При этом заявитель имеет право испро­сить приоритет изобретения по такой заявке по дате подачи им дополнительных материалов. Для этого самостоятельная заявка, во-первых, должна быть подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невоз­можности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, а во-вторых, поданные ранее дополнительные материалы должны полно­стью раскрывать сущность изобретения, на которое оформлена само­стоятельная заявка.

В-третьих, приоритет изобретения по выделенной заявке устанав­ливается по дате поступления в Патентное ведомство первоначаль­ной заявки, если выделенная заявка поступила до принятия по первона­чальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заяв­ке патента — до даты регистрации изобретения в государственном реестре (п. 5 ст. 19 Патентного закона РФ).

Необходимость выделения одной заявки из другой возникает тог­да, когда первоначальная заявка подана с нарушением требования единства изобретения (п. 1 ст. 16 Патентного закона РФ). Заявитель может и по собственной инициативе выделить из первоначальных

материалов заявки другую заявку, если, по его мнению, в них содер­жится несколько изобретений, которые могут быть запатентованы са­мостоятельно. Приоритет первоначальной заявки сохраняется, если выделенная заявка представлена без изменения сущности изобрете­ния по сравнению с содержанием первоначальной заявки. В против­ном случае, а также при подаче выделенной заявки после истечения указанных выше сроков приоритет по выделенной заявке устанавли­вается по дате ее поступления в Патентное ведомство.

Таковы основные правила установления приоритета. Подчеркнем еще раз, что приоритет определяется датой поступления заявки в Па­тентное ведомство. Более точный момент (часы, минуты) поступления заявки не устанавливается. Однако если в процессе экспертизы уста­новлено, что идентичные изобретения имеют одну и ту же дату при­оритета, т.е. поступили в Патентное ведомство в один день, то патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в Патентное ведомство, а при совпадении этих дат — по заяв­ке, имеющей более ранний регистрационный номер Патентного ве­домства, Заявителям предоставляется возможность по соглашению между собой изменить указанные правила либо, объединив свои заяв­ки, получить патент на имя обоих заявителей.

В. Льгота по новизне. Рассмотрение вопроса о новизне изобрете­ния будет неполным, если не коснуться проблемы так называемой льготы по новизне. В соответствии с п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентос­пособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобре­тение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. Сравнение данной нормы с правилами ранее действовавшего законодательства показывает, что произошло сущест­венное расширение льготы, предоставляемой заявителю в связи с предшествующим заявке раскрытием сущности изобретения. Напом­ним, что ранее эта льгота сводилась:

а) к шестимесячному сроку в случае показа изобретения в экспона­тах, помещенных на официальных и официально признанных между­народных выставках, организованных на территории СССР;

б) к четырехмесячному сроку в случае открытого использования изобретения до даты подачи заявки на изобретение.

Отныне данная льгота предоставляется заявителю, во-первых, в течение шестимесячного срока; во-вторых, независимо от формы рас­крытия информации о сущности изобретения (путем публикации, ус­тного сообщения, открытого показа и т.п.); в-третьих, в случае раскры­тия информации, относящейся к изобретению, как самим заявителем, так и любым другим лицом, получившим от него или от автора прямо

или косвенно эту информацию. В случае, когда информация об изо­бретении раскрыта не самим заявителем, а третьим лицом, заявитель должен доказать, что либо он сам разрешил обнародовать эту инфор­мацию, либо опубликование произошло без его ведома, но информа­ция получена от него либо от автора изобретения.

Подобное изменение правил о льготном периоде представляется весьма своевременным и оправданным. Переход к патентной форме охраны изобретений требует предоставления изобретателям реальной возможности проверки таких качеств изобретения, как его конкурен­тоспособность, возможность быстрого промышленного освоения, сто­имость его внедрения, способность к коммерческой реализации и т.д. Чтобы сделать это в спокойной обстановке и без опасений утратить патентоспособность, заявителю должен быть предоставлен достаточ­ный срок, в течение которого он мог бы проверить наличие у изобрете­ния подобных качеств. Следует отметить, что закрепленные Патент­ным законом РФ правила о льготном сроке полностью согласуются с предложениями о гармонизации правил о новизне, содержащимися в проекте Договора о гармонизации патентных законов.

5. Изобретательский уровень

Вторым критерием патентоспособности изобретения является изо­бретательский уровень. Он заменил собой признак “существенные отличиям, которым оперировало ранее действовавшее в СССР законо­дательство. Как представляется, указанные понятия, в сущности, выра­жают, хотя и в разных формах, одно и то же требование к изобретению, а именно служат показателем его качественного уровня, сложности реша­емой им задачи. Не случайно именно по признаку наличия или отсутст­вия существенных отличий в техническом решении многие годы в совет­ском праве проводилось основное разграничение между изобретениями и рационализаторскими предложениями. Заметим попутно, что эту роль при разграничении изобретений и полезных моделей выполняет ныне признак “изобретательский уровень”.

Необходимость особого критерия, позволяющего признавать па­тентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из спе­циалистов не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обычно выражает твор­ческое начало. Однако совершенно очевидно, что далеко не всякое решение, которое с полным основанием должно быть признано новым, может считаться и вносящим вклад в уровень техники. Например, обладая некими доступными знаниями в той или иной области техни­ки, любой средний специалист легко может составить большое коли­чество комбинаций известных средств, каждая из которых будет но­вой, но едва ли в большинстве случаев это будет означать выход за уже известное науке и технике. Поэтому в патентных законах подавляющего большинства стран присутствует, хотя и под разными названия-1ми (изобретательский уровень, неочевидность, изобретательская дея­тельность, изобретательский шаг, существенные отличия), критерий, с помощью которого охраноспособное изобретение отграничивается от обычных инженерных разработок или объектов, к которым не предъявляются подобные требования.

Изменение названия данного признака в российском патентном ^; праве обусловлено стремлением сблизить его с аналогичными критериями патентоспособности в патентных законах других европейских стран. Предложения такого рода давно высказывались специалиста­ми. Этому отчасти способствовало и крайне неудачное раскрытие признака “существенные отличия” в Положении об открытиях, изо­бретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. Впрочем, со­держащийся в литературе анализ данного признака избавляет от не­обходимости еще раз рассматривать его достоинства и недостатки. Подчеркнем лишь, что он никогда не был, да и не мог быть тем объек­тивным критерием, с помощью которого изобретения безошибочно отграничивались от простых инженерных разработок и результатов обычного проектирования. Данный признак в каждом случае выяс­нялся особо, исходя из конкретных обстоятельств дела, и во многом зависел от субъективных обстоятельств, в частности технической и правовой эрудиции лиц, проводивших экспертизу. В этом смысле вве­денный в закон критерий изобретательского уровня не страдает ни большей неопределенностью, ни большей субъективностью, как это утверждается некоторыми авторами. Суть не в названии признака, выражающего качественный уровень изобретения, а в том конкретном содержании, которое в него будет вкладываться инструкциями и мето­дическими документами по проведению экспертизы, а также ее прак­тикой.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Как видим, уровень техники слу­жит исходной базой для определения не только новизны разработки,

но и ее изобретательского уровня. Безусловно, это свидетельствует о близости этих критериев, однако отнюдь не означает их совпадения.

Определение новизны изобретения производится путем сравнения совокупности его существенных признаков с признаками, известными из уровня техники объектов того же назначения. Иными словами, при анализе уровня техники во время проверки новизны заявленного изо­бретения выявляются аналоги изобретения. Сравнение производится с каждым из аналогов в отдельности. Изобретение не признается соот­ветствующим условию новизны только в том случае, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентич­ные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем .фор­муле изобретения, включая характеристику назначения. При опреде­лении новизны изобретения не допускается приведение нескольких источников информации для доказательства известности совокупно­сти признаков изобретения.

Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изо­бретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:

— определение наиболее близкого аналога;

— выявление признаков, которыми отличается заявленное изобре­тение от наиболее близкого аналога;

— выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, сов­падающие с отличительными признаками рассматриваемого изобре­тения.

Изобретение признается соответствующим условию изобрета­тельского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпа­дающие с его отличительными признаками, или такие решения выявле­ны, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Важно подчеркнуть, что известность влияния отличительных признаков за­явленного изобретения на технический результат может быть под­тверждена как одним, так и несколькими источниками информации.

При этом во внимание принимаются только общедоступные сведе­ния. Поданные неотозванные заявки на изобретения и полезные моде­ли, а также запатентованные в России изобретения и полезные моде­ли, если сведения о них не опубликованы, в уровень техники при исследовании изобретательского уровня не включаются.

Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на да­ту приоритета. Сведения, которые стали общедоступными после да­ты подачи заявки, в расчет не принимаются, хотя бы с их появлением предложенное решение задачи и стало очевидным. Предоставляемая заявителю шестимесячная льгота по новизне в равной мере применя­ется и при определении изобретательского уровня.

При анализе существа критерия “изобретательский уровень” пер­востепенное значение имеет трактовка понятий “специалист” и “очевидность”, через которые он определяется. Определения понятия “специалиста ни Патентный закон РФ, ни дополняющие его подзакон­ные акты не дают. Опираясь на опыт тех стран, в патентных законах которых используется эта условная фигура, можно сделать вывод, что под таким специалистом подразумевается лицо, обладающее доступ­ными средними знаниями в той области, в которой он работает и к которой относится заявленное изобретение. Очевидно, что в совре­менных условиях нельзя быть специалистом во всех областях знания, “специалистом вообще”. Поэтому при проведении экспертизы изобре­тательский уровень должен проверяться по всем общедоступным источ­никам информации, однако в пределах той области знаний, к которой относится заявленное изобретение. Иное решение вопроса всякий раз ставило бы экспертизу перед трудноразрешимой задачей и значитель­но сократило бы число охраняемых изобретений. Именно к такому подходу в толковании понятия “специалист” склоняется большинст­во российских ученых и патентоведов-практиков.

Чтобы быть патентоспособным, изобретение не должно явным для специалиста образом следовать из уровня техники, т.е. быть для спе­циалиста очевидным. Попытка раскрыть понятие очевидности была предпринята в п. 19.8.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, принятых Госпатентом СССР 2 июля 1991 г.: “Изобретение не следует явным для специали­ста образом из известного уровня техники, если из последнего не вы­является влияние предписываемых этим изобретением преобразова­ний, характеризуемых отличными от прототипа сущностными признаками, на достижение практического результата”. Эта весьма тяжеловесная формулировка, однако мало что практически дает, да к тому же лишь запутывает вопрос, так как вводит достаточно неопреде­ленное понятие “выявленное влияние”. Куда более понятной и про­стой представляется раскрытие понятия очевидности в Директиве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве. Очевид­ное — это значит не выходящее за пределы нормального прогресса в технологии, а само собой разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники, а также не предполагающее использование изобре­тательского таланта, который выходил бы за пределы предполагаемо­го уровня специалиста в определенной области техники. Следователь­но, все, что прямо и логически вытекает из уровня техники, считается очевидным. Кроме того, очевидным является то, что не требует прояв­лений знаний и умения, превышающих способности в определенной области. Таким же образом может трактоваться понятие очевидности в российском патентном праве.

Завершая рассмотрение критерия “изобретательский уровень”, следует отметить, что в российском законодательстве, как и в законо­дательстве ряда других стран, использующих аналогичный критерий патентоспособности, закреплен примерный перечень (свод) негатив­ных и позитивных правил определения изобретательского уровня. Так, согласно п. 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение не соответствуют условию изобре­тательского уровня, предписывающие в частности, следующие преоб­разования:

— дополнение известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой к нему по известным правилам, для дости­жения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

— исключение какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости и т.п.);

— увеличение количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в сред­стве именно таких элементов, действий и т.д.

Напротив, требованию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

— способ получения нового индивидуального соединения с уста­новленной структурой, основанный на новой для данного класса или группы соединений реакции;

— композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ин­гредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, и т.д.

Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобре­тательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения творческого результата, ес­ли такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

6. Промышленная применимость

Третьим критерием патентоспособности изобретения является промышленная применимость. Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоох­ранении и других отраслях деятельности. В ранее действовавшем за­конодательстве признак под таким названием отсутствовал, однако подобное требование к изобретениям выводилось из понятия ^техни­ческое решение задачи^. Основная роль требования промышленной применимости заключается в проверке возможности реализации заяв­ленного решения в виде конкретного материального средства, а также в выяснении того, действительно ли с помощью данного изобретения достигается декларированный заявителем результат. При этом следу­ет подчеркнуть, что в понятие промышленной применимости не включается требование положительного эффекта в том его смысле, какой в него вкладывался прежним советским изобретательским правом. Промышленная применимость означает лишь принципиальную возмож­ность использования изобретения в одной из отраслей деятельности, однако отнюдь не свидетельствует о преимуществах и достоинствах заявляемого изобретения перед известными решениями. С позиции современного российского патентного законодательства полезность и нужность изобретения должны оцениваться не на стадии проведения экспертизы, а в практической деятельности и в условиях рыночной конъюнктуры. Не входит в понятие “промышленная применимость” и требование технической прогрессивности заявленного решения, кото­рое российским законодательством к изобретениям не предъявляется.

Сам термин “промышленная применимость”, как неоднократно указывалось специалистами, не вполне адекватно отражает вкладыва­емое в него содержание. В России, как и везде, ему дается самое широ­кое толкование, означающее, по сути дела, возможность практического использования изобретения в любой сфере человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским законода­тельством промышленно применимыми считаются методы профилак­тики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран признаются непатентоспособными.

В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня кри­терий промышленной применимости прямо не связывается законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь, безус­ловно, имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием “уровень техники”, является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня заявленное изобре­тение не должно повторять того, что содержится в уровне техники, или следовать из него, т.е. обязательно должен иметь место выход за пределы Уровня техники, то при проверке промышленной применимости для оценки достаточности имеющихся в заявке сведений может быть привле­чено только то, что уже вошло в уровень техники. Если оказывается, что имеющихся в заявке сведений с учетом известных знаний недоста­точно и осуществление разработки становится возможным лишь при помощи сведений, не содержащихся в уровне техники и впервые пред­ставленных лишь в дополнительных материалах, то такие материалы подтверждают несоответствие изобретения в том виде, как оно было заявлено и описано, требованию промышленной применимости.

В Патентном законе РФ не указано, на какой момент: должна оце­ниваться промышленная применимость заявленного изобретения. Это представляется не упущением законодателя, а его сознательной позицией. В отличие от признаков новизны и изобретательского уров­ня, которые могут быть утрачены изобретением, признак “промыш­ленная применимость”, напротив, может у изобретения в данный.мо-мент отсутствовать, а впоследствии появиться. В этих условиях, несомненно, целесообразно четкое определение даты, на которую ус­танавливаются новизна и изобретательский уровень изобретения, и нецелесообразна жесткая регламентация момента определения про­мышленной применимости. В самом деле, если таким моментом при­знавать дату приоритета, т.е. дату подачи заявки, отказное решение экспертизы выглядело бы нелепо, если бы на момент ее проведения заявленное предложение стало промышленно применимым. Если же за точку отсчета заранее принять момент проведения экспертизы, что может показаться логичным, то, во-первых, это было бы достаточно неопределенным решением и, во-вторых, в некоторой степени ориен­тировало бы изобретателей на такие разработки, которые на момент их создания и оформления заявки не способны к практическому осуще­ствлению. Этим, на наш взгляд, и объясняется отсутствие в законе ясности относительно момента определения промышленной приме­нимости. Данный вопрос должен решаться не ранее чем на момент проведения экспертизы, хотя в самом законе указание на это могло бы выглядеть не вполне корректным.

С моментом определения промышленной применимости прямо связан вопрос о патентоспособности так называемых перспективных изобретений, т.е. изобретений, которые не могут быть использованы в настоящее время, но целесообразность и возможность их использова­ния в будущем не вызывают сомнений. Напомним, что прежнее совет­ское законодательство допускало признание подобных предложений изобретениями и выдачу на них охранных документов. Например, летательные аппараты с реактивным двигателем были зарегистриро­ваны в СССР как охраноспособные изобретения в 20—30-х годах, а нашли практическое применение лишь с 1947 г.; в 30-х годах, задолго до начала практических полетов в космос, был признан изобретением особый тип шлюзовых камер космического аппарата; способ электроискровой обработки металлов получил практическое применение более чем через 20 лет после его создания и т.д.

Патентный закон РФ ничего не говорит о возможности охраны подобных изобретений. По мнению ряда специалистов, их охрана не нужна, так как, во-первых, не представляется практически необходи­мой и, во-вторых, сводит на нет критерий промышленной применимо­сти . Представляется, что полностью исключать возможность охраны так называемых перспективных изобретений было бы неверно. Если I заявителем доказана принципиальная возможность решения задачи и раскрыты конкретные средства ее решения, то созданная разработка , может быть признана охраноспособным изобретением, хотя бы в на­стоящее время отсутствовали материальные предпосылки для его ре­ализации на практике. Например, сейчас некоторые зарубежные изобретения, патентуемые в России, в силу технической и технологической отсталости нашей страны не могут быть реализованы промышленным способом, однако это вряд ли может служить поводом к отказу в их патентовании.

Оценка соответствия заявленного изобретения требованию про­мышленной применимости включает проверку выполнения следую­щей совокупности условий:

— средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуще­ствлении, предназначено для использования в промышленности, сель­ском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях деятельности;

— для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризо­вано в независимом пункте принятой к рассмотрению формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с по­мощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;

— средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуще­ствлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявите­лем технического результата.

Не является основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения требованию промышленной применимости несоблюде­ние какого-либо из этих условий для частных форм выполнения изо­бретения, охарактеризованных в зависимых пунктах формулы изобре­тения.

Лекция 10. Оформление патентных прав

 

1. Составление и подача заявки

2. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве

3. Выдача патента