Правовые предпосылки продажи лицензий на изобретения и ноу-хау

Правовые предпосылки продажи лицензий на изобретения и ноу-хау. Классическими в качестве формы передачи технологий являются патентные лицензии.

Они получили развитие раньше беспатентных, и хотя в настоящее время составляют лишь немногим более половины заключаемых в мире лицензионных соглашений по передаваемым технологиям, успели заложить основу для общей организационно - экономической схемы также и беспатентных лицензий. Предпосылкой продажи патентной лицензии является предварительное получение патента - на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак с оформлением свидетельства на него. Все это является объектами интеллектуальной собственности.

Согласно ГК РФ интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д. Объекты исключительных прав могут быть использованы только с согласия правообладателя.

В соответствии с Международной конвенцией, учреждающей всемирную организацию интеллектуальной собственности подписана в Стокгольме 14.07.1967 г в редакции от 02.10.1979 г интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам изобретениям во всех областях человеческой деятельности научным открытиям промышленным образцам товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям защите против недобросовестной конкуренции а также, все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Следует отметить, что товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение по смыслу отличаются друг от друга.

Нормы, относящиеся к регулированию перечисленных прав, содержаться в международных конвенциях, указанных ниже. Приводятся те статьи документов, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь Конвенция по охране промышленной собственности подписана в Париже 20.03.1883 г в редакции от 02.10.1979 г. Статья 1 1 Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности. 2 Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. 3 Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как например вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука. 4 К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как например ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п. Далее в конвенции изложены нормы правового регулирования промышленной собственности. Как комментарий, можно добавить, что изобретениями признаются технические решения конструкторские и технологические, рецептуры и химические составы веществ и материалов, новые методики исследований и измерений но не методы организации и управления и т.п отвечающие критериям оригинальности по сравнению с запатентованными или общеизвестными аналогами, с соблюдением приоритета по авторству патентуемых объектов, нетривиальности как правило, основанности на результатах специально проведенных исследований и разработок и выраженной практической полезности по четко названным областям применения.

Признаки изобретения, отвечающие данным критериям, характеризуются в точном кратком его описании, именуемом формулой или формуляром изобретения. Оно представляет собой по преимуществу качественное описание.

Изобретения являются лишь отдельными техническими решениями новых продуктов, технологических процессов, оборудования и прочих новшеств как таковых.

Их нельзя смешивать с разработками этих инноваций в целом, предполагающими создание комплектов конструкторской и технологической документации рабочих чертежей, регламентов технологических процессов, которые будут только включать в себя изобретения, основываться на них, использовать их. Все прочее в этих комплектах помимо самих изобретений часто называют дополнительным к изобретениям документированным ноу-хау. Патенты на полезную модель могут представлять собой комплексные патенты на пакет изобретений вкупе с их конструкторской проработкой, заложенный в определенное новое изделие.

Патента на промышленные образцы - это по сути патенты на внешний вид и промышленное исполнение уже готового продукта, выпуск которого осваивается.

Они тоже могут воплощать в себе и защищать результаты исследований и разработок особенно конструкторских, но по большей мере имеют отношение к дизайну изделия и конкретному варианту технологического процесса его изготовления.

Патенты свидетельства на фирменный товарный знак чаще всего к новым технологиям прямого касательства не имеют, однако косвенно могут усилить защиту новшеств.

Например, товарный знак фирмы, пользующейся у потребителей хорошей репутацией, будучи применен для маркировки новшеств, которые лишь пробивают себе дорогу на рынок, в состоянии преодолеть вероятное общее недоверие потребителей к непривычным и или непонятным новым продуктам.

При наличии общих свойств интеллектуальной собственности - они также имеют и ряд различий. Но в рамках данной работы, интересующие нас объекты интеллектуальной собственности разделены на 3 основные группы 1 товарный знак 2 объекты, подтвержденные охранными документами патенты, авторские свидетельства 3 объекты, не подтвержденные охранными документами ноу-хау . 1 Товарный знак и фирменное наименование.

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, как было указано выше, и потому требует особой защиты. Это связано с использованием практики недобросовестной конкуренции, присваивании своим товарам чужой товарной марки с целью увеличения объема продаж, а также, защита важна в случае передачи прав правообладателя на использование товарного знака пользователю франчайзинг. Товарный знак и фирменное наименование подлежит регистрации в установленном законом порядке.

Из Конвенции по охране промышленной собственности стоит принять во внимание следующие положения по защите товарных знаков и прохождения ими соответствующей процедуры регистрации Статья 6. 1 Условия подачи заявки на регистрацию товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. 2 Однако знак, заявленный гражданином страны Союза в какой - либо другой стране Союза не может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения. 3 Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой - либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах союза, включая страну происхождения.

Статья 6. bis 1 Страны Союза обязуются по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране обще известным в качестве знака лиц, пользующихся преимуществами настоящей Конвенции, используется для идентичных или подобных продуктов.

Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним. Статья 6. quater 1 Когда в соответствии с законодательством страны Союза передача знака является действительной лишь в том случае, если она происходит одновременно с передачей промышленного или торгового предприятия, которому принадлежит этот знак, то для признания такой передачи действительной достаточно, чтобы часть промышленного или торгового предприятия, расположенная в этой стране, была передана приобретателю вместе с исключительным правом изготовления или продажи там продуктов, снабженных переданным знаком.

Статья 6. sexies 1 Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания.

Они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков.

Статья 7. bis 1 Страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия. Статья 8. 1 Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Товарный знак или знак обслуживания согласно Закону РФ от 23.09.92 г. 3520-1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров - это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. Товарный знак может быть зарегистрирован сроком на 10 лет с правом продления каждые 10 лет. Законом закрепляется его правовая охрана.

Нередко возникает вопрос зачем нужен товарный знак и не будет ли достаточным использовать просто фирменное наименование? Дело в том, что, не смотря на то, что в Конвенции по охране промышленной собственности предусмотрена охрана прав на фирменное наименование в силу самого факта его использования коммерческой организацией и общепризнанные нормы международного права и международные договоры признаются Конституцией РФ как часть ее правовой системы в российском законодательстве отсутствует четкое определение самого понятия фирменное наименование, а это в ряде случаев приводит к вопросам проблемного характера.

В соответствии с пп. 1,4 ст. 54 ГК РФ, каждое юридическое лицо должно иметь фирменное наименование Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно - правовую форму Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом. В настоящее время акт государственной регистрации юридического лица фактически означает и одновременную регистрацию фирменного наименования.

Фирменное наименование согласно ст. 138 ГК РФ признается исключительным правом, т.е. является интеллектуальной собственностью, и на основании ст. 132 ГК РФ наряду с другим имуществом и средствами индивидуализации входит в состав предприятия как имущественного комплекса. При регистрации предприятия экспертиза фирменного наименования не производится, и предприниматель, совершенно неожиданно для себя может вступить в конфликт с другими, имеющими такое же наименование и сферу деятельности фирмами.

Зарубежные и российские специалисты рекомендуют регистрировать товарный знак на начальных этапах деятельности фирмы. Товарный знак имеет не только информационное, но и коммерческое значения. Это особо актуальная деталь для фирмы, намеревающейся в будущем продавать патенты на свои изобретения. В практике имеются случаи использования недобросовестными конкурентами имиджа и репутации других фирм. Известное имя привлекает клиентов, а заслуженное доверие к товарному знаку увеличивает доходы за чужой счет. В России, например, появились фирмы, которые на свое имя регистрируют товарные знаки зарубежных компаний что допускается нашим законодательством, имеющих намерение выхода на российский рынок.

Это ставит под угрозу реализацию Этих намерений, а бизнесменам, развивающим деятельность в данном направлении, соответственно приносит доходы в виде вознаграждений за разрешение зарубежной фирме использовать свой же товарный знак. Специалисты, занимающиеся вопросами товарного знака, допускают возможность распространения такой схемы и на российские фирмы.

А это значит, что внимание, аккуратность и своевременность в решении всех вопросов, связанных с регистрацией товарного знака, позволит избежать многих проблем и лишних расходов. В международной практике распространен ряд символов, которые используются обладателями товарных знаков во избежание недоразумений R - registered - товарный знак зарегистрирован в патентном ведомстве L - logo - логотип заявлен в патентном ведомстве в качестве словесного обозначения TM - trade mark - товарный знак заявлен в патентном ведомстве, но еще не зарегистрирован SM - service mark - знак обслуживания заявлен в патентном ведомстве, но еще не зарегистрирован. Выше речь шла о возможности смешения товарного знака и фирменного наименования.

Это, естественно, касается только словесного обозначения. Во всем остальном имеются существенные отличия. Отличительной чертой товарного знака от фирменного наименования является форма его представления.

Товарный знак может иметь словесное, объемное, изобразительное или иное обозначение и их комбинацию в любом цветовом сочетании. Знак обслуживания практически не имеет отличий от товарного знака, но относится в основном, к сфере услуг. Товарный знак регистрируется в Роспатенте на основе заявки физического или юридического лица. После проведения экспертизы владельцу выдается свидетельство, удостоверяющее исключительное право владельца на товарный знак, после чего без его разрешения пользование товарным знаком третьими лицами запрещено.

К нарушению прав владельца относятся такие действия как несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или однородных товаров, обозначенных этим знаком или сходным с ним до степени смешения. В российской практике достаточно часто распространены случаи, когда в договорах на продажу товаров, совместное производство продукции, аренду и других договорах одним из условий является использование товарного знака правообладателя другой стороной.

Это недопустимо по трем основным причинам 1 во-первых, передача товарного знака должна быть официально зарегистрирована 2 во-вторых, какие-либо негативные действия другой стороны при отсутствии ответственности за товарный знак правообладателя могут дискредитировать правообладателя и серьезным образом сказаться на его репутации 3 в-третьих, престижный товарный знак должен приносить прибыль, только в том случае можно говорить об его эффективном использовании кроме того, бесплатная уступка товарного знака чаще всего психологически не оценивается положительно партнером и выглядит как обременительное условие.

Таким образом, при передаче фирмой, обладающей правом на инновации, изобретения, промышленные образцы или иную интеллектуальную собственность права на использование своего товарного знака должны быть предприняты определенные меры по его охране, а именно совершена официальная регистрация знака и оговорены условия его использования. 2