Ноу-хау. Содержание коммерчески привлекательных лицензий на изобретения и ноу-хау

Ноу-хау. Содержание коммерчески привлекательных лицензий на изобретения и ноу-хау. После приведенного выше краткого экскурса в юридическую основу патентных лицензий становится более очевидной и чисто экономическая их сторона.

По сути, можно считать, что сама по себе передача патентовладельцем своего патентного права способна быть экономически оценена лишь в той мере, в какой покупателю патентного права грозят преследование и возмещение полученных прибылей по решению суда за ущерб патентовладельцу, если бы этот покупатель вместо приобретения патентной лицензии нарушил формально исключительные прерогативы патентовладельца.

Иначе говоря, если бы он нелегально имитировал защищенный патентом продукт, использовал защищенные патентами, но опубликованные ключевые решения в своих технологических процессах и т.п. Очевидно, что далеко не во всех случаях экономическая оценка чисто правовой составляющей патентно-лицензионного соглашения будет чего-либо стоить.

Так, вряд ли тому, чьи низкая платежеспособность и отсутствие финансовых резервов для реального обеспечения своего патентного права хоть они и становятся известны предполагаемому покупателю патентной лицензии, удастся что-то выручить за передачу своего патентного права.

Более того, такой патентовладелец едва ли вообще сумеет даже за символическую плату найти покупателя патентной лицензии. Точно также снизят цену патентной лицензии сомнения лицензиата в надежности титула лицензиара на предмет лицензии. Подобные сомнения могут появиться, например, в связи со становящейся очевидной вероятностью опротестования базового патента лицензиара. Опротестование его права на оформление патента на свое имя в нашей стране сейчас особенно актуально из-за поспешно проведенной и еще проводимой приватизации интеллектуальной промышленной собственности.

Скажется и либеральность государственной экспертизы патентных заявок в тех странах, где патенты выдаются в этом смысле скорее под ответственность самих патентных заявителей. Совершенно иную юридическую основу и соответствующие компоненты в своей цене имеют беспатентные лицензии - так называемые лицензии на ноу-хау. Термин ноу-хау в буквальном смысле переводиться с английского как знать как и является сокращенным выражением know how to do it - знать как это сделать. В общем смысле ноу-хау - это объем информации, имеющей практическое применение, но не оформленное патентом или другими аналогичными документами.

Ноу-хау может содержать сведения технического и нетехнического характера, относящиеся к организации бизнеса, экономике и финансированию производства, маркетинговым исследованиям и коммерческим секретам.

Деловая конфиденциальная информация определяется как коммерческая информация. Под коммерческой информацией понимается совокупность сведений, представляющих собой производственный опыт и знания по ведению бизнеса, принадлежащие правообладателю и не имеющие охранных документов. К коммерческой информации могут быть отнесены формулы, расчеты, чертежи, схемы, конструкции, незапатентованные изобретения, требования, стандарты к оформлению помещений, формам и методам ведения бизнеса и другие аналогичные материалы, результаты специальных исследований, базы данных, стратегические и политические корпоративные направления и прогнозные показатели, а также другие сведения конфиденциального характера.

Ноу-хау в отличие от других объектов интеллектуальной собственности, не имеет достаточного уровня правовой защиты как в российской, так и в международной практике. Ноу-хау имеет реальную ценность только в том случае, если оно защищено от раскрытия. В случае незаконного разглашения ноу-хау правообладатель должен иметь возможность правовой защиты и право требовать возмещения убытков исходя из договорных условий.

В связи с ограниченным сроком существования ноу-хау, как правило, редко включается в уставный капитал как некая стоимость, и отражается в нематериальных активах фирмы. Продажа таких беспатентных лицензий на ноу-хау не требует предварительного патентования предлагаемых к продаже технологий, а также расходов по обеспечению патентовладельцем своих прав. В то же время продажа беспатентных лицензий становится возможной, лишь когда предлагаемый к продаже ноу-хау до и после его регистрации по лицензии содержится владельцем в строжайшем секрете. Подчеркнем, что и после продажи лицензии на секретный ноу-хау лицензиар продавец лицензии должен продолжать держать его в секрете от третьих лиц, иначе у покупателя лицензии лицензиата пропадет мотивация платить за лицензию.

Кроме того, удержание и после продажи беспатентной лицензии передаваемой технологии в тайне позволяет лицензиату на своих рынках получить преимущество лучшего доступа к прогрессивной технологии по отношению к существующим и потенциальным конкурентам. Таковы факторы, определяющие в беспатентных лицензиях готовность их покупателя возместить суммы, приходящиеся за передачу коммерческого технического секрета как таковую.

Конечно, и лицензиат обязан сохранять в тайне от третьих лиц полученный им по беспатентной лицензии ноу-хау. Однако, охрана секрета от конкурентов - это его же собственный интерес.

Другое дело, что перепродавать, кроме как с согласия лицензиара, предмет лицензии ему в лицензионном соглашении запрещено. Как видно, в беспатентных лицензиях, где при защите своих прав стороны не могут опираться на патентную защиту, все строится на взаимных обязательствах по соблюдению конфиденциальности. Доказывать же, при необходимости, нарушение конфиденциальности не в пример труднее, чем доказать нарушение патентного права. Так, появление у третьих лиц коммерческих технических секретов, проданных по беспатентной лицензии, может быть также результатом непреднамеренной и неконтролируемой утечки этих секретов в связи с миграцией от фирмы к фирме работников лицензиата покупателя лицензии или лицензиара продавца лицензий, с активным промышленным шпионажем конкурентов и т.п. Поэтому обычно сделки по беспатентным лицензиям совершаются между сторонами, уже имеющими друг к другу достаточное доверие, заинтересованными в дальнейшем сотрудничестве, либо в прибылях друг друга.

Примерами здесь могут быть продажи беспатентных лицензий на секретный ноу-хау а от материнской фирмы к дочерней, или наоборот, и вообще внутри одной финансово-промышленной группы б по сделкам, гарантируемым личными связями менеджеров и или владельцев сторон рассматриваемых сделок в от должников к кредиторам иногда в обратном направлении г между предприятиями - смежниками, связанными друг с другом долгосрочными договорами о поставках особенно при отсутствии выбора среди прочих возможных контрагентов д в порядке вклада подобной беспатентной лицензии с капитализацией платы за нее в уставные фонды и акционерные капиталы вновь учреждаемых совместных лицензиара и лицензиата предприятий е между фирмами взаимно признающими высокую деловую репутацию друг друга обычно это давно существующие фирмы. Большую роль в расширении оборота по беспатентным лицензиям на основе режима взаимной конфиденциальности по передаваемому ноу-хау могут играть посредники, вызывающие доверие обоих сторон сделки.

Они не только готовят соответствующее соглашение, но и в той или иной степени должны выступать поручителями сторон соглашения.

И патентные и беспатентные лицензии могут быть простыми, исключительными и полными.

По простой лицензии лицензиар передает свое право или секрет для коммерческого применения, сохраняя в тоже время возможность использования запатентованного или хранящегося в секрете новшества без каких-либо ограничений в том, что касается рода и размеров рынка, на который будет выпускаться продукт по лицензии, а также объем выпуска ни для лицензиата, ни для себя. Очевидно, на коммерчески привлекательные технологии может быть продано большое число простых лицензий.

В результате у лицензиара на разных рынках появится много конкурентов. Исключительная лицензия - лицензия в которой для одной из сторон соглашения либо для обоих партнеров по лицензионному соглашению содержаться упомянутые выше ограничения, так что партнеры по сути делят рынки сбыта и зоны изготовления лицензируемого продукта по четко обозначенным территориям или по емкости рынка.

Полная лицензия - граничит с окончательной продажей лицензиатом его патента либо технического секрета. Сходство этих двух сделок в том, что лицензиар обязуется данную технологию сам более не использовать. Отличие, однако, остается лицензиар в патентных полных лицензиях формально сохраняет патент за собой. Он продолжает платить за поддержание патента в силе и удерживает право применять предмет лицензии хотя бы в своих последующих разработках, предназначенных для коммерческой реализации. То же относится к использованию проданных по полным лицензиям техническим секретам.

Вместе с тем, не следует представлять себе дело так, что патентные лицензии всегда обслуживают продажу более крупных и перспективных новшеств, а беспатентные лицензии имеют отношение преимущественно к трансакциям по поводу более мелких и непринципиальных усовершенствований, называемых всего лишь ноу-хау соответственно не способных пройти патентную экспертизу на изобретение и не оправдывающих затраты на оформление и обеспечение патентной защиты. Напротив, весьма характерны случаи, когда Именно наиболее революционные изобретения, положенные в основу новых поколений технологий, суть которых особенно опасно публиковать в патентных описаниях, их владельцы могут предпочесть не патентовать, а держать в секрете, квалифицируя эти изобретения как ноу-хау тогда и продаваться они будут по беспатентным лицензиям Мелкие фирмы и отдельные не очень состоятельные, неопытные или чрезмерно рискованно настроенные физические лица, владеющие вполне патентоспособными новыми технологиями, часто пытаются продавать беспатентные лицензии, предварительно не проходя непосильную для них по затратам процедуру патентования Обеспечение режима коммерческого технического секрета применительно к физическому содержанию данного новшества просто дешевле и надежнее как инструмент защиты по сравнению с патентованием, мониторингом и судебным отстаиванием патентных прав классический пример здесь - секрет порошков для основы напитков типа кока-колы Передача технологии планируется только в пределах круга контрагентов, отвечающих требованиям достаточной доверительности, от кого заведомо не намечается получать реальных и увязанных именно с этой передачей коммерческих компенсаций.

Если формально в связи с предоставлением вполне достаточных для этого беспатентных лицензий и будут осуществляться какие-то выплаты, то они, скорее всего, станут лишь косвенным способом финансовых трансфертов, фактически не имеющих отношения к оплате лицензий переводу дивидендов от дочерней к материнской компании-лицензиару и т.д. Конечно, при подготовке продажи беспатентной лицензии сравнительно независимому стороннему покупателю возникает сложная техническая проблема определения меры его доступа к предлагаемому к продаже техническому секрету еще в процессе переговоров о сделке.

Слишком ограничить этот доступ нельзя, ибо тогда у контрагента не будет достаточной мотивации к покупке лицензии в силу того, что ему просто не будет представлено шанса убедиться в перспективности приобретения.

Полностью открыть свои технические секреты на данном этапе тоже опасно, коль скоро остается вероятность незаключения в итоге лицензионного соглашения и последующего использования несостоявшимся и недобросовестным покупателем хотя бы части секретного ноу-хау, с которым он во время переговоров ознакомился без какого-либо справедливого возмещения.

На этот счет из зарубежного, да и отечественного опыта могут быть даны следующие рекомендации Во-первых, в ответственных случаях, когда риски для лицензиара слишком велики, до начала ознакомления партнера по переговорам с предметом лицензии, целесообразно предложить ему подписать специальное опционное соглашение.

По опционному соглашению продавец технологии обязуется в течение определенного срока например, ожидаемого периода переговоров, который применительно к основному лицензионному соглашению может доходить до полугода не предлагать данную технологию и не передавать ее другим, помимо партнера по переговорам, лицам.

Противная сторона потенциальный покупатель технологии берет на себя обязательство и материальную ответственность, даже, возможно, с имущественным либо денежным залогом или закладом у депонирующего его третьего лица и в этот период, и позднее вплоть до трех-четырех лет сохранять в секрете и самой не использовать сведения, которые она получит в процессе переговоров независимо от их исхода и связанного с ним ознакомления с предметом предлагаемой лицензии. Бремя доказательств этих нарушений лежит, однако, на продавце технологии.

Покупателю технологии как партнеру по опционному соглашению придется тогда тоже доказывать возможное нарушение продавцом лицензии обязательства не предлагать технологию во время опционного срока другим лицам.

Во-вторых, имеет смысл поднимать вопрос о перекрестной встречной лицензии не обязательно ее приобретать, так чтобы уравновесить предоставление доступа к сведениям о своих технических секретах получением информации о научно-технических секретах партнера по переговорам.

В-третьих, необходимо постараться представить свою технологию партнеру, еще не заключившему лицензионное соглашение, как черный ящик, чтобы были видны лишь результаты ее действия и потребные для ее реализации ресурсы сырье, материалы и пр но не был понятен даже принцип ее действия.

Это легче сделать, подготовив для презентации технологии специальный макет, опытно-промышленную установку, т.е. что-то овеществленное в металле, материальное. Иначе, придется для ознакомления с предлагаемой к продаже технологией прибегать к демонстрации и объяснению по-настоящему секретной документации на нее. Подытоживая анализ правовой юридической основы патентных и беспатентных лицензий, можно все же утверждать, что лишь в относительно редких случаях разумно рассчитывать на продажу - тем более, оправдывающую себя по выручаемой цене - только самого права патентной собственности на изобретения либо самого технического секрета ключевого секретного ноу-хау. Рассмотренная выше юридическая основа лицензии на изобретение или ноу-хау является скорее необходимым, но недостаточным условием продажи лицензии.

Чтобы лицензия стала коммерчески привлекательной для покупателя и появилась возможность выставлять на этот раз цену, обеспечивающую рентабельность по затраченным оборотным средствам и вложенным основным фондам, надо включать в нее, как минимум, еще две составляющие а передачу дополнительного ноу-хау, относящегося уже не только к ключевым техническим решениям в технологии, а и ко всей конструкции и процессу изготовления продукта оказания услуги, ко всему используемому при этом специальному технологическому оборудованию, специальной технологической оснастке.

Другими словами, речь здесь должна идти о передаче всего комплекта конструкторско-технологической документации на соответствующее готовое для промышленного освоения новшество б разнообразные услуги, а также сопряженные с лицензией поставки, облегчающие и ускоряющие лицензиату освоение новой для него технологии.

При этом главные услуги, органически входящие как дополнительные или гарантийные в состав самой предлагаемой лицензии, включают услуги по 1 подготовке переподготовке кадров лицензиата к освоению передаваемой технологии 2 освоению лицензионной технологии монтаж, наладка, пуск оборудования, контроль качества, техническое руководство пробной эксплуатацией создаваемых по лицензии мощностей в течение оговоренного периода и пр Предложение конструкторско-технологической документации на продукт, процесс, оборудование и технологическую оснастку выполняет две важнейшие функции Делает передаваемую технологию действительно более готовой к реальному промышленному использованию и тем самым экономит затраты лицензиата, а также приближает для него время начала получения доходов от технологии, сокращает срок окупаемости вкладываемых им средств, что особенно важно в условиях высокой инфляции и инфляционных ожиданий, не позволяющих надолго отвлекать средства из оборота Снижает в глазах лицензиата рискованность инвестиции, реализуемой через приобретение данной лицензии, поскольку лицензиат прекрасно понимает чем дальше продвинулся лицензиар в своей разработке и хотя бы в опытном освоении предлагаемого им новшества и чем больше необходимых корректировок в передаваемую технологию в процессе ее доводки продавец технологии успел внести по результатам создания и испытаний не только макетных воплощений технологии, но и экспериментальных, опытно-промышленных и промышленных образцов новых изделий и установок, тем более продавец технологии способен снизить риски освоения новшества у лицензиата.

Иначе говоря, лицензиат получает тогда более отработанную технологию, минимизируя свои технические риски, а также частично - риски реальности доступа к потребным для освоения технологии покупным ресурсам.

Все приведенные стандартные гарантийные услуги, включаемые в лицензию, оказываются за счет лицензиара с учетом, однако, того, что транспортные расходы и издержки по проживанию размещению представителей лицензиара, прибывающих для оказания рассматриваемых услуг, покрываются лицензиатом либо берутся им на себя как организатором. От указанных стандартных гарантийных услуг необходимо отличать сопряженные с лицензией, но не включаемые непосредственно в нее услуги и поставки.

Хотя упоминание о том, что стороны намереваются заключить дополнительные контракты по поводу таковых услуг и поставок вполне может содержаться в лицензионном соглашении. Более того, так называемая эффективная дата вступления в силу лицензионного соглашения может быть увязана с подписанием этих контрактов.

Важнейшими из таких сопряженных с лицензией услуг и поставок являются генеральный общий инжиниринг создания производственных торговых мощностей, реализующих лицензируемую технологию поставки технологического оборудования, а также стартового запаса критических для качества лицензируемой готовой продукции сырья и компонентов регулярная постоянная во время действия лицензионного соглашения в среднем это время достигает шести-семи лет поставка комплектующих изделий, запасных частей к оборудованию и самого технологического оборудования для замены изношенных машин и приборов, а также расширения производства операций по лицензии и соответствующего расширения парка технологического оборудования.

Генеральный общий инжиниринг создания новых производственно-торговых мощностей, воплощающих в себе лицензируемую технологию, означает принятие на себя ответственности за весь процесс проектирования этих мощностей вместе с их инженерными коммуникациями и телекоммуникациями заказа и поставки комплекта технологического оборудования, оснастки, строительных материалов и готовых строительных конструкций строительства или реконструкции обустройства территории возводимого или реконструируемого объекта пуска этого объекта тип контракта под ключ, а также, в добавок к перечисленному, его пробной эксплуатации с получением продукции, передаваемой для реализации заказчику.

В целом следует иметь в виду, что, с одной стороны, как показывает мировая практика, доходы, которые получает лицензиар по сопряженным с лицензией поставкам сырья, компонентов, оборудования и запасных частей к нему, на порядок и даже более превышают собственно цену лицензии.

Указанное обстоятельство служит важным стимулом для дополнения лицензий на технологии предложением уникальных сопряженных с лицензиями поставок включая аренду уникального технологического оборудования. Они могут осуществляться на долевых началах, совместно лицензиаром и специализированными поставщиками критически важных для лицензируемой технологии материальных ресурсов.

Между лицензиаром-обладателем технологии и этими поставщиками тогда целесообразно заключать договоры о совместной деятельности, формировать консорциумы, договорные товарищества.

Таким образом, стандартная коммерчески привлекательная лицензия на изобретение или ноу-хау как патентная, так и беспатентная должна включать три основные составляющие 1 правовую компоненту передачу прав собственности на ключевые для технологии изобретения или на право использования технического секрета на условиях его нераспространения 2 передачу дополнительного ноу-хау в виде комплектов технической документации на все продуктовое или процессное новшество 3 услуги подготовки переподготовки кадров и технической помощи при освоении лицензии.

Кроме того, покупатель лицензии весьма приветствует готовность в пакете с лицензией предложить и ряд сопряженных с лицензией и действительно нужных лицензиату поставок. Использование прав на объекты интеллектуальной собственности.

Права на объекты интеллектуальной собственности можно использовать в виде взноса в уставный капитал или в виде нематериальных активов.

Использование прав на объекты интеллектуальной собственности в виде взноса в уставный капитал дает возможность 1. формировать уставный капитал фирмы безденежным способом 2. обеспечить получение инвестиционных ресурсов, так как эта категория прав относится к предметам залога , 3. обеспечить участие разработчиков в составе учредителей фирмы, 4. осуществлять ускоренную амортизацию, замещая безденежные вклады денежными 5. вполне законно увеличивать себестоимость продукции за счет амортизации.

У многих, особенно начинающих, предпринимателей наблюдается желание увеличить уставной капитал и придать себе тем самым более высокий статус. В уставный капитал включаются права вытекающие из принадлежащих патентов и лицензионных договоров на использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей и защищенные охранными документами на принадлежащие программы для ЭВМ и базы данных, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих программ и баз данных на принадлежащие топологии интегральных микросхем, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих топологий на объекты авторского права и смежных прав, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих объектов вытекающие из принадлежащих свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания, вытекающие из лицензионных договоров на использование этих знаков другие права, охраняемые действующим законодательством.

При принятии решения о включении какого-либо из перечисленных прав в уставный капитал необходимо убедиться в действительном существовании права и фактическом наличии документов, подтверждающих это право, а также оценить его стоимость.

В настоящее время методология оценки прав на объекты интеллектуальной собственности в достаточной степени не отработана. Пожалуй, можно предложить только Рекомендации по экономической оценке изобретений и ноу-хау в уставных фондах предприятий, разработанные Межрегиональным научным фондом Промышленная собственность совместно с Роспатентом.

Однако настоящая методика в большей части касается объектов промышленной собственности. Какие-либо нормативные и методические документы, позволяющие оценить права, вытекающие из патентов и свидетельств, в настоящее время отсутствуют. Надо признать, что в связи с многообразием объектов интеллектуальной собственности и условий использования прав на предприятиях разработка единого документа достаточно проблематична. Однако даже при наличии значительных трудностей в оценке прав на использование объектов интеллектуальной собственности эти права обязательно должны быть оценены в денежной форме.

Пунктом 6 ст. 66 ГК РФ предусмотрено Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями участниками общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 г. 208-ФЗ Об акционерных обществах в ред. последующих изменений и дополнений денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций или иных ценных бумаг, производится советом директоров наблюдательным советом общества в порядке, предусмотренном ст. 77 настоящего Федерального закона.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком аудитором имущества вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества. Устав общества может содержать ограничения на виды имущества которым могут быть оплачены акции или иные ценные бумаги общества.

При предварительной оценке тех прав, которые предполагается внести в уставный капитал, необходимо постараться учесть как можно больше факторов, оказывающих воздействие на формирование цены прошлые затраты время работы над объектом, стоимость разработки, включая весь спектр материальных затрат, стоимость регистрации и возможность привлечения новых клиентов при использовании товарного знака и фирменного стиля.

Включение прав интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов имеет ряд преимуществ для фирмы документальное оформление прав собственности увеличивает имущество фирмы и дает возможность производить ускоренную амортизацию авторское вознаграждение в этом случае включается в полном объеме в себестоимость продукции и выплачивается не из фонда оплаты труда, что позволяет не проводить отчислении в страховой и пенсионные фонды.